Pierde INTEL dos demandas sobre nombres de dominio ante empresas mexicanas

La semana pasada el gigante de la industria de computadoras, microprocesadores y chips, INTEL, fue derrotado dos veces en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con sede en Ginebra, Suiza.

En el mes de diciembre de 2010 fui contactado por Eduardo Noriega y en julio de 2011 por Jesús Guerrero y Luis Ortega. Los tres tenían tres coincidencias. (1) Eran de Hermosillo, Sonora; (2) fueron mis alumnos hace más de 10 años en la Maestría en Comercio Electrónico en el ITESM; y (3) recibieron varias cartas de un despacho de abogados que representa a INTEL en México solicitándoles “cancelaran” sus nombres de dominio (intelcompras.com e intelsitio.com respectivamente) por una supuesta infracción de la marca INTEL. Estas cartas no eran amables, estaban amenazándolos con iniciar acciones legales si no cancelaban los citados nombres de dominio. En el gremio las conocemos como “cartas de cese y desistimiento”.

Como era de esperarse, mis ex-alumnos estaban bastante preocupados, pues tenían más de 8 años promoviendo y administrando sus negocios legítimos en internet a través de dichos nombres de dominio. Acceder a las amenazas de INTEL implicaría una pérdida irreparable para sus negocios y para el sustento de sus familias desde luego. Mi recomendación fue sencilla: no contesten más comunicaciones de los abogados; hacerlo sin asesoría legal involucra el grave riesgo de darle “herramientas” (argumentos) a INTEL para preparar mejor una posible demanda sobre los nombres de dominio involucrados.

Ambos me preguntaron si era mejor que yo les diera respuesta de manera directa a los abogados de INTEL, a lo cual me negué por estrategia. En un juicio, lo mejor es que la contraparte conozca de ti lo menos posible. Si hablas con ellos inevitablemente les darás información. Si les contestas a través de un abogado sabrán que estás asesorado legalmente, lo que los motivará a preparar una mejor demanda. Recuerden la máxima legal: “todo lo que digas podrá ser usado en tu contra”.

Después de más llamadas, cartas con amenazas y ofertas absurdas de “compra del dominio”, incluso notificadas por notario, finalmente dieron el siguiente paso. A principios del mes de abril de este año, INTEL a través de sus abogados en México, presentó ante la OMPI dos demandas en contra de los titulares de los nombres de dominio: intelsitio.com e intelcompras.com. Los 16 meses que INTEL tardó en presentar la demanda, fue tiempo más que suficiente para planear una buena estrategia de defensa con mis clientes.

Los abogados de INTEL afirmaron en sus demandas que los titulares de intelsitio.com e intelcompras.com no tenían derechos ni intereses legítimos sobre tales dominios, los cuales habían sido registrados de mala fe, aprovechándose de la buena reputación y fama de la marca INTEL. En un principio solicitaron la cancelación de ambos nombres de dominio, pero luego cambiaron de parecer y pidieron la transferencia de los mismos a INTEL.

Eduardo decidió presentar la contestación de manera independiente, siguiendo las estrategias y consejos que previamente habíamos comentado. Jesús y Luis optaron porque un servidor los representara ante la OMPI.

INTEL es conocido mundialmente por proteger vigorosamente sus marcas en el ámbito digital. Existen antecedentes documentados[1] que demuestran que INTEL ha sido acusado por sus víctimas de presentar demandas frívolas y abusivas en contra de negocios o portales con derechos o interés legítimo, tanto en los tribunales Estadounidenses como ante la OMPI.

El líder de los microprocesadores ha recuperado más de 80 nombres de dominio en múltiples demandas que ha presentado ante la OMPI y el National Arbitration Forum (NAF), pero no corrió con la misma suerte en México. De hecho, de todas las demandas para recuperar nombres de dominio que INTEL ha presentado ante la OMPI (15) y el NAF (3), las primeras que pierde son estas dos que inició en contra de las empresas mexicanas intelsitio.com e intelcompras.com.

Me parece desafortunado que empresas como INTEL se conviertan en “trolls” de marcas registradas, al buscar “aplastar” por igual a piratas informáticos que a negocios legítimos que hacen uso de buena fe de sus nombres de dominio. Es legal y perfectamente comprensible disputar nombres de dominio que han sido registrados de manera abusiva, con mala fe y buscando lucrar con marcas conocidas, pero intentar desposeer de sus dominios a comerciantes y empresas legítimamente establecidas es lamentable.

No es la primera vez que me toca enfrentarme a un gigante de la industria en la OMPI, he tenido la fortuna de representar a clientes que han sido demandados por NAF NAF y MARTELL, y ahora INTEL. Todos han sido casos muy difíciles, pero me he animado a aceptarlos porque no me parece correcto que grandes empresas y corporativos multinacionales se aprovechen de los recursos que tienen a su alcance para dañar a pequeños negocios con tácticas de litigio que pretenden proteger sus marcas más allá de una interpretación razonable del alcance de los derechos otorgados a quienes sienten afectados sus derechos intelectuales, a través de la Política Uniforme de Resolución de Disputas por Nombres de Dominio (UDRP). Tal como lo resolvió el Panelista de INTEL vs. Intelsitio, evidentemente no se trata de casos de registros abusivos de nombres de dominio (ciberocupación).

Es obligación moral y ética de los abogados ser honestos con los clientes. Hay ocasiones en que no tiene sentido demandar a alguien que tiene interés legítimo en el nombre de dominio, esta haciendo un uso de buena fe del mismo y no causa ningún daño a la reputación o fama de la marca.

 

Consulta las decisiones aquí:

Case No. D2012-0718 > Intel Corporation v. Intelsitio Mexico, Jesús Guerrero Jiménez

Case No. D2012-0717 > Intel Corporation v. Intelcompras SA de CV

 

Pocas veces la decisión de una disputa de nombre de dominio provoca un impacto mediático como este:



[1] Ver: http://www.chillingeffects.org/weather.cgi?WeatherID=622 y http://intel4intelligence.blogspot.mx/

Nota: Nombres de Dominio recuperados (representando al demandante) o conservados (representando al demandado) por Joel Gómez: intelsitio.com, martell.com.mx, mercury.com.mx, hummer.com.mx, montblanc.com.mx, bancoazteca.com, mazda.com.mx, astonmartin.com.mx, apple.co.cr, tvazteca.tv, jetblue.com.mx, aztecamovil.com, innovasport.com, grupomodelo.com, mtvla.com.mx, tous.com.mx, ncr.com.mx, nafnaf.com.mx, mundojoven.com, ineta.com.mx, comerdel.com.mx, maquinasparacafe.com.mx, normont.com.mx y silc.com.mx.

Podcast: Disputas de Nombres de Dominio (FAQ’s)

Si estás navegando en un iphone o ipad, descarga esta aplicación.

¿Puede alguien quitarme mi nombre de dominio? ¿Si tengo una marca registrada, seguro gano una disputa de nombres de dominio? ¿Qué hago si recibo una carta amenazante de un despacho de abogados? ¿Qué tengo que probar para ganar una disputa de nombre de dominio? Conoce la respuesta a estas y otras preguntas en este breve podcast:
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México 2 – Francia 0, La batalla por los Dominios

Existe la creencia generalizada de que los nombres de dominio se crearon casi exclusivamente para los titulares de marcas registradas o algún derecho de propiedad intelectual similar. O en el peor de los casos, si no se crearon para ellos, se piensa que la Política de Resolución de Disputas por Nombres de Dominio (UDRP por sus siglas en inglés) está diseñado para favorecer solo a los titulares de marcas o derechos de propiedad intelectual. La primera creencia es totalmente falsa, y la segunda es parcialmente cierta; el objetivo de la UDRP (o su equivalente para dominios locales o de país, LDRP) es principalmente evitar el registro abusivo de nombres de dominio.

 

Por “registro abusivo” suele entenderse la práctica de registrar un nombre de dominio idéntico o similar en grado de confusión a una marca registrada con el fin de (1) perturbar la actividad comercial de un competidor, (2) obtener un lucro indebido creando posible confusión entre los consumidores o (3) vender, alquilar o ceder el nombre de dominio al titular de la marca registrada por un monto substancialmente mayor a los costos involucrados en el registro del mismo. Este último ejemplo es conocido comúnmente como “secuestro de nombres de dominio”.

 

Les comento brevemente dos casos que me ha tocado llevar en donde he sido abogado defensor de los titulares de los nombres de dominio en disputa: nafnaf.com.mx y martell.com.mx.

 

Caso NAFNAF.COM.MX > El Promovente (NAF NAF) es una empresa de nacionalidad francesa cuyo origen se remonta a 1973, que ha consolidado como una de las diez principales compañías francesas en la industria de la moda femenina. El Promovente opera bajo la marca NAF NAF un conjunto de 140 boutiques de su propiedad en Francia y 30 en otros países de Europa, manteniendo además un sistema de licenciatarios y distribuidores autorizados con 440 puntos de venta en más de 50 países fuera de Europa. Para identificar sus servicios, el Promovente es titular de más de 500 registros marcarios teniendo por objeto la denominación NAF NAF en 117 países. Con todo lo bello que esto suena, el promovente (“demandante”) no fue capaz de probar los 3 puntos que marca la Política para resultar victorioso en una disputa por nombre de dominio. Mi cliente se constituyó en 1985 como “NAF NAF, S.A. de C.V.” en México, y también se dedica a la manufactura de ropa, contando con marcas propias y de terceros. A pesar de no contar con ninguna marca registrada vigente con el signo distintivo “NAF NAF”, fuimos capaces de probar el interés legítimo de mi cliente en el nombre de dominio, presentando su acta constitutiva, altas en Hacienda, IMSS y otras autoridades, facturas y cartas con clientes y proveedores y otra serie de documentos relevantes.

 

Caso MARTELL.COM.MX > El Promovente (Martell & Co. S.A.) es una empresa de nacionalidad francesa y su abogado argumentó que los orígenes de Martell se remontan a más de 300 años, siendo Martell hoy en día uno de los mejores Cognacs franceses conocidos en el mundo. También presentó numerosas marcas registradas en México, argumentando la existencia de muchas otras en el mundo. El abogado de la parte actora tampoco supo demostrar los tres elementos que marca la política de disputas de nombres de dominio para México. Uno de mis clientes, Alberto Martell Hernández decidió registrar desde hace varios años este nombre de dominio para crear un sitio web de la familia Martell en México. Aunque no lo crea, esa fue tal vez la razón principal para que el Panelista decidiera desestimar la solicitud de controversia, para que mi cliente pudiera seguir conservando el nombre de dominio.

 

Conclusión, este tipo de “controversias” son altamente especializadas (lo cual no implica necesariamente que sean complejas), y por ende, una buena asesoría legal es indispensable para salir victorioso, independientemente de la posición en que usted se encuentre. No se asuste si le llega una “carta amenazante” de un despacho de abogados de apellidos finos, si usted no registró el dominio de mala fe, seguramente la razón y el derecho estarán de su parte, y le permitirán conservarlo.

 

Publicado originalmente en: http://www.empresasydinero.com/mexico-2-%E2%80%93-francia-0-la-batalla-por-los-dominios/

 

Image: David Castillo Dominici / FreeDigitalPhotos.net