Con el 95% de probabilidades en su contra, Price Shoes gana disputa de nombre de dominio

Querido Lector: Dada la extensión de la “sentencia” y la complejidad del caso, esta nota está escrita con tres distintos niveles de “profundidad y detalle”. La primera parte funge como un boletín de prensa con información muy general del caso, la segunda sección resume los argumentos de los panelistas, y la tercera ofrece reflexiones y aprendizajes de un servidor. De ahí que es posible encuentres información repetida o muy similar si lees las tres partes del texto. Tus comentarios son bienvenidos en la caja de texto que aparece al final de este post.

 

1. EMPRESA MEXICANA SE IMPONE ANTE GIGANTE DE LOS NOMBRES DE DOMINIO

 

Hace poco más de 3 meses “Administradora de Marcas y Franquicias, S.A. de C.V.” (AMF) demandó a “Marchex Sales, Inc.” (Marchex) ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para recuperar el nombre de dominio PriceShoes.com.

Marchex es una empresa pública americana considerada uno de los gigantes de la industria de los nombres de dominio. Marchex se hizo famosa por comprar a la empresa “Ultimate Search”, operación que tuvo un valor de $164 millones de dólares, quien tenía un portafolio superior a los 100,000 nombres de dominio que generaban un ingreso anual de $19 millones de dólares al momento de la compra (2005).

El negocio principal de Marchex es registrar y/o comprar nombres de dominio formados por una o más “palabras genéricas”, para luego instalar en ellos directorios que generan ingresos por clic hecho en cada enlace publicitario (“pay per click“). Otra parte importante del negocio sin duda, es la venta de dichos nombres de dominio al mejor postor. AMF administra el portafolio de propiedad intelectual de Price Shoes, una empresa 100% mexicana fundada en 1996, dedicada a la venta por catálogo de calzado, ropa y accesorios. A través de diferentes sucursales, tiendas y distribuidores, cuenta con más de 800 mil socios y 6,000 empleados.

Price Shoes decide buscar la recuperación del nombre de dominio PriceShoes.com no solo porque es idéntico a sus marcas, sino porque el titular (Marchex) carecía de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio, además de haberlo registrado y estar usándolo de mala fe. Al navegar por el sitio web hospedado en PriceShoes.com, se encontraba un directorio de enlaces muy diverso. No solo se encontraban enlaces genéricos relacionados con la industria del calzado, sino también se encontraban enlaces a: competidores directos de Price Shoes en México, Price Shoes® (la página web del demandante), páginas de productos o servicios no relacionados a la industria del calzado, tales como ropa interior femenina, cremas, jabones, fotografía, juegos para celulares y sitios web pornográficos. Aunado a esto, cuando Price Shoes contacta a Marchex para intentar recuperar el nombre de dominio, ésta se lo ofrece en venta por la módica cantidad de $75,000 dólares. La demandante cuenta con diversas marcas Price Shoes® registradas en México desde 1996, así como en Estados Unidos, Perú y Guatemala.

En su contestación a la demanda, la principal defensa de Marchex se reduce a los siguientes argumentos: (1) PriceShoes.com está compuesto por dos términos totalmente genéricos (palabras de diccionario) y que el uso del mismo en relación a esas palabras genéricas debe prevalecer aún por encima de cualquier marca registrada; (2) el uso de directorios “pay per click” en nombres de dominio “genéricos”, es perfectamente legítimo y ha sido considerado uso de buena fe por panelistas en otros casos y (3) la marca del demandante debe cosiderarse de “poco peso legal” puesto que está compuesta de dos palabras genéricas, tan es así que en Estados Unidos solo pudieron obtener el registro de la marca mixta en el año 2011, mientras que el nombre de dominio en disputa fue registrado desde el año 2003.

El caso fue muy complicado de resolver -por las razones expuestas en el apartado 3-, particularmente porque Marchex había sido demandada 19 veces anteriormente, y solo en una disputa el Panel decidió en su contra. Teniendo 18 casos previos ganados contra 1 perdido, Price Shoes emprendió una batalla en la que estadísticamente tenía 95% de probabilidades de perder.

Después de una larga e inusual disputa (la OMPI tardó más de 90 días en resolver el caso), el Panel compuesto por 3 miembros a petición de la parte demandada, decidió de manera dividida resolver la transferencia del nombre de dominio a la parte demandante (AMF – Price Shoes). Una victoria difícil, pero muy merecida.

 

2. RESUMEN DE LA DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO DE LA OMPI

 

En la Decisión de este caso (D2012-1572), el Panel concluyó lo siguiente:

  1. El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca registrada (Price Shoes®) del demandante (AMF).
  2. El titular (Marchex) no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.
  3. El titular (Marchex) registró y usó de mala fe el nombre de dominio.
Los principales razonamientos que llevaron a el Panel a las anteriores conclusiones son los siguientes:

 

  • El argumento principal de defensa de Marchex fue que el nombre de dominio esta compuesto de dos palabras genéricas en el idioma inglés. Además, tal como lo han sostenido diversas decisiones previas de la OMPI, el lucro derivado del uso de Directorios PPC (pay per click) en nombres de dominio genéricos, constituye un derecho e interés legítimo en un nombre de dominio. 
    • Sin embargo, el Panel puso en duda que el nombre de dominio fuera “verdaderamente genérico”, pues estaba compuesto por dos palabras, no una. Cuando un nombre de dominio consiste en una sola palabra (verbo o sustantivo), hay poco espacio para confusión en cuanto a si el dominio ha sido usado por su titular o no, en conexión con una marca o en conexión con su significado de diccionario.
    • El factor más importante que consideró el Panel, fue que para que pudiera considerarse un derecho o interés legítimo el uso que Marchex estaba haciendo de este nombre de dominio, el mismo debía ser usado sola y exclusivamente en conexión con el significado genérico (palabra de diccionario). El Demandante (AMF) presentó numerosas capturas de pantalla de los enlaces que estaban disponibles en el nombre de dominio, y aunque varios de ellos estaban relacionados a zapatos, también es cierto que muchos de ellos no tenían ninguna relación con “zapatos”. El Panelista Presidente visitó el sitio el 21 de octubre y encontró enlaces como: Chicas para Ligar, Fotos de Mujeres, Videos Mujeres, Mujeres para Chatear, Marcos para Fotos, Descargar Juegos Para Movil, Juegos Para Celular. “Es claro que estos anuncios PPC no están de ninguna manera relacionados con el término genérico o significado de diccionario del nombre de dominio en disputa“.
    • También encontró enlaces publicitarios a sitios con contenido para adultos (pornografía), uso que ha sido considerado en muchos casos previos como evidencia de mala fe de parte del titular del nombre de dominio.
  • AMF debía probar que Marchex (i) seleccionó el nombre de dominio conociendo los derechos de AMF sobre la marca registrada Price Shoes®, o (ii) que tenía razones para conocer la marca Price Shoes® pero fue deliberadamente negligente en el descubrimiento de los derechos de marca de AMF. Este punto fue particularmente difícil de demostrar, puesto que el nombre de dominio fue registrado en Junio de 2003.
    • Marchex se defendió argumentando que quien registra un nombre de dominio, no tiene obligación de conducir búsquedas de marcas en países extranjeros, con lo cual el Panel estuvo de acuerdo.
    • A pesar de ello, el Panel aclaró que los registrantes profesionales de nombres de dominio (como Marchex) no pueden evitar la responsabilidad por sus acciones, simplemente eligiendo a permanecer “voluntariamente ciegos” a los derechos de los demás. Muchas decisiones anteriores de la OMPI han establecido que “el mínimo estándar comúnmente aceptado para los registrantes profesionales de nombres de dominio, es una búsqueda básica de Google del término o términos que componen la cadena de texto del dominio”.
    • ¿Podría Marchex haber descubierto la existencia de la marca Price Shoes® si hubiera realizado una mínima investigación en un motor de búsqueda de internet cuando adquirió el nombre de dominio en 2005? El Panel consideró que esta pregunta es muy difícil de contestar, puesto que el demandante (AMF) eligió demorar 7 años (en realidad fueron 9) la presentación de esta controversia. Después de tantos años, es muy complejo saber cuál hubiera sido el resultado de una búsqueda de Google en aquel entonces. Previendo este argumento presenté como prueba una búsqueda de Google pre-fechada (2003-2004), gracias a lo cual el Panel concluyó: “es claro que una búsqueda básica por Internet habría puesto sobre aviso al demandado de los derechos del demandante sobre el término Price Shoes“. Por lo tanto, el Panel determinó que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe por el demandado.
    • En lo que respecta a “uso de mala fe”, a pesar de que el demandado comprobó que el demandante le pidió $75,000 dólares por el nombre de dominio, el Panel consideró poco convincente el argumento: “la cantidad solicitada por el demandado (en un intercambio libre de mercado) no da lugar a cuestiones de impropiedad“.
    • Sin embargo, el Panel afirmó que el demandado ha usado claramente el nombre de dominio que contiene la marca registrada de un tercero, en el cual no tiene derechos ni intereses legítimos, para la generación de ingresos. Dicho uso es consistente con las actividades de mala fe que señala la Política UDRP. Por lo anterior, el requisito de “uso de mala fe” quedó satisfecho.
En virtud de que se lograron comprobar satisfactoriamente los 4 elementos de la Política Uniforme para la Resolución de Conflictos en Materia de Nombres de Dominio (UDRP), el Panel resolvió transferir el nombre de dominio a Administradora de Marcas y Franquicias, S.A. de C.V. El panelista “The Hon Neil Brown Q.C.” (nombrado por Marchex) no estuvo de acuerdo con la decisión de la mayoría, por lo que publicó su opinión disidente al final de la resolución.

 

3. REFLEXIONES LEGALES; LECCIONES APRENDIDAS Y DESAPRENDIDAS

 

Cuando el cliente (AMF) me pasó el caso, reconozco que lo pensé fácil, pues tenían muchas marcas registradas (en México, Estados Unidos y otros países de América Latina), varias de ellas con anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio PriceShoes.com. Haciendo “matemáticas jurídicas”, supuse tenía un caso relativamente sencillo de ganar.

Sin embargo, al empezar a estudiarlo a profundidad me di cuenta que el asunto era mucho más difícil de lo que pensaba. Algunas de las dificultades que presentaba el caso son las siguientes:

  1. El nombre de dominio en disputa (PriceShoes.com) esta compuesto de dos palabras genéricas, lo cual es una defensa muy recurrida en disputas de esta naturaleza llamada “uso legítimo de palabra de diccionario”. En pocas palabras, si registras un nombre de dominio compuesto por palabras genéricas, y haces uso del mismo en relación a dichas palabras genéricas, tienes derecho a conservarlo aunque dichas palabras genéricas sean idénticas a una marca registrada (ejemplo burdo: si registras www.apple.info para poner un sitio web que hable sobre manzanas, tienes derecho a usarlo y conservarlo aunque sea idéntico a la marca de la empresa de California que todos conocemos);
  2. El nombre de dominio fue registrado en junio de 2003 y nueve años después (2012) mi cliente se decidió a recuperarlo. En derecho anglosajón existe una figura jurídica conocida como “Doctrina de Laches” que se basa en el principio: “la equidad ayuda al vigilante, no a quien se duerme en sus derechos“. Esto quiere decir que un derecho o reclamación legal no se aplicará cuando una demora irrazonable en el ejercicio de dichos derechos o pretensiones ha perjudicado a la parte contraria. En suma, si te tardaste mucho en hacer valer o en ejercer un derecho, puede que éste “caduque” en favor de la parte contraria. Aunque la mayoría de los Panelistas de la OMPI han rechazado aplicar esta doctrina en disputas de nombres de dominio, existen algunos que la han considerado válida.
  3. Cuando revisé rápidamente la base de datos de disputas de la OMPI, busqué si “Marchex Sales, Inc.” había sido demandado antes. Encontré solamente dos o tres casos, lo cual no me preocupó. Sin embargo, al leerlos me percaté que Marchex había tenido otras razones sociales (Marchex Sales, Inc. / Brendhan Hight / MDNH, Inc. ) y al buscar las otras razones sociales en la base de datos de la OMPI me di cuenta que mi contraparte había sido demandado no 2 o 3, sino en 19 ocasiones, tanto ante la OMPI como ante otro proveedor de solución de controversias llamado NAF (National Arbitration Forum). Aunque pudiera ser causa de alegría saber que tu contraparte ha sido demandado con anterioridad en numerosas ocasiones (se podría argumentar un “patrón de mala fe” en el registro de nombres de dominio), para mi fue todo lo contrario, pues de las 19 demandas solo en una había sido encontrado “culpable” Marchex.

Fue así como mi ilusión de haber tomado un caso sencillo se desvanecía con la misma rapidez que leía e investigaba los antecedentes de Marchex. Por mera estadística, si presentaba la demanda tenía 95% de probabilidades de perderla. Estaba seguro que responderían la demanda (normalmente los piratas de nombres de dominio no la responden) y que se defenderían “como gato boca arriba”. Como ya había aceptado el asunto y los casos difíciles (por no decir “imposibles”) siempre representan un reto intelectual interesante, no me quedó más remedio que ponerme a delinear la estrategia de la demanda.

En este caso tuve que recurrir a una frase célebre del Maestro Jedi Yoda: “debes desaprender lo que has aprendido“. En varios momentos durante la redacción de la demanda y la sustanciación del procedimiento de disputa del nombre de dominio (UDRP) me sentí como un verdadero novato en la materia. Algunas cosas que tuve que “desaprender” en este asunto fueron las siguientes:

  • Cuando recibo un asunto de esta naturaleza, una de las primeras cosas que hago es leer los puntos resolutivos de panelistas en casos previos similares. Siempre me salto los hechos (antecedentes) y me voy directo a las conclusiones de cada caso. Sin embargo, en este caso las cosas fueron muy diferentes, pues Marchex había sido demandado antes en 19 ocasiones ante la OMPI y el NAF. Considerando que solo había sido “sentenciado culpable” en un solo caso, mi objetivo fue leer los 19 casos en que Marchex estuvo involucrado, siempre como demandado, pero esta vez leí las resoluciones de pies a cabeza varias veces. Mi interés primordial era anticipar todos los argumentos que Marchex podía esgrimir en su contestación, de ahí la necesidad de conocer a detalle los argumentos que había postulado en los 19 casos anteriores. Ahí comprendí la tremenda responsabilidad que tienen los panelistas (expertos) al redactar sus resoluciones, pues hay muchos que por “economía procesal” (la ley del menor esfuerzo) optan por resumir a gran escala los argumentos de las partes, mencionando solo lo que ellos consideraron como principales argumentos. Si bien en la mayoría de los casos este breve esfuerzo podría ser suficiente, no lo es cuando se trata de partes que han sido demandadas con anterioridad. Dado que en un procedimiento UDRP no existen alegatos, resulta indispensable anticipar los posibles argumentos del demandado para tener mejores posibilidades de éxito.
  • “Mala fe es lo más importante a probar”. Este es un mito que existe entre los abogados del gremio. Muchos solemos pensar que si logramos probar la “mala fe” en el registro y/o uso del nombre de dominio, lo demás es lo de menos (los otros elementos se probarán “casi solos”). Pues en este caso el elemento más difícil de probar fue el de “ausencia de derechos e intereses legítimos”, puesto que el demandado hizo una muy buena contestación de la demanda, argumentando principalmente que el uso de directorios de enlaces PPC (“pay per click”) es legítimo cuando se usa en relación al significado genérico de un nombre de dominio. De no haber hecho una extensa compilación de capturas de pantalla del sitio web que resolvía al nombre de dominio en disputa, acompañada de su correspondiente Fe de Hechos (que la mayoría de los Notarios y Corredores todavía no entienden para qué las necesitamos), hubiera sido imposible comprobar que Marchex no estaba usando su sitio web (nombre de dominio) exclusivamente para promover o vender calzado.
  • “Si te piden mucho dinero a cambio del nombre de dominio, se configura en automático el elemento de mala fe”. Otro mito que tuve que “desmitificar”. Cuando mi cliente me dijo “me pidieron $75,000 dólares por el nombre de dominio” pensé: “ya la hice, este caso está fácil, ya tengo la mala fe demostrada!“. Me di de topes contra la pared cuando leí en la resolución que el Panel consideró poco convincente ese hecho/argumento, pues el dominio estaba en el “libre mercado” y por lo tanto no era inapropiado pedir esa cantidad de dinero por él.
  • “El demandado no importa, lo que importa son los hechos”. En este caso conocer a fondo al demandado fue de suma importancia, pues al haber sido demandado 19 veces antes, tenía la posibilidad de leer los argumentos vertidos por Marchex en todos los casos previos, para anticiparme a lo que plasmaría en la contestación de mi demanda, lo cual fue completamente acertado. Tuve la capacidad de “bloquear” anticipadamente la mayoría de sus argumentos.
  • “Rollo (argumentos) mata carita (hechos)”. Los dos grandes factores que el Panel consideró para resolver a favor de mi cliente no fueron emanados de argumentos, sino de evidencias: las capturas de pantalla donde demostraba el uso de mala fe (no relacionado al significado genérico del dominio) y la búsqueda pre-fechada de Google para demostrar que aún en el 2003, mi cliente hubiera sido el primer resultado en una búsqueda de “Price Shoes”.

Leí aproximadamente 60 “sentencias” de casos previos (19 de Marchex, 20 de la doctrina de “palabra de diccionario” y otros 20 de la doctrina de “directorios PPC”), resueltos tanto por la OMPI como por NAF. Llevé mi primer disputa de nombre de dominio en el año 2004, y por más que pasan los años me doy cuenta que nunca termino de aprender esta materia tan fascinante y dinámica. Nunca debemos asumir que sabemos lo suficiente, la lectura, estudio y preparación constante son las únicas herramientas que nos permiten tener éxito en los casos que enfrentamos.

Gracias por tomarte el tiempo y tener el interés en este tipo de materias. Puedes leer el texto completo de la decisión en el siguiente enlace: http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2012-1572