Nuevo blog: JoelGomez.Abogado.Digital
Estimados visitantes, a partir de la fecha de publicación de este mensaje ya no estaré actualizando este blog ya que he decidido usar un nuevo nombre de dominio y un nuevo sitio. Te invito a que visites:
Abogado especialista en Derecho Informático, Datos Personales y Propiedad Intelectual
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1. EMPRESA MEXICANA SE IMPONE ANTE GIGANTE DE LOS NOMBRES DE DOMINIO
Hace poco más de 3 meses “Administradora de Marcas y Franquicias, S.A. de C.V.” (AMF) demandó a “Marchex Sales, Inc.” (Marchex) ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para recuperar el nombre de dominio PriceShoes.com.
Marchex es una empresa pública americana considerada uno de los gigantes de la industria de los nombres de dominio. Marchex se hizo famosa por comprar a la empresa “Ultimate Search”, operación que tuvo un valor de $164 millones de dólares, quien tenÃa un portafolio superior a los 100,000 nombres de dominio que generaban un ingreso anual de $19 millones de dólares al momento de la compra (2005).
El negocio principal de Marchex es registrar y/o comprar nombres de dominio formados por una o más “palabras genéricas”, para luego instalar en ellos directorios que generan ingresos por clic hecho en cada enlace publicitario (“pay per click“). Otra parte importante del negocio sin duda, es la venta de dichos nombres de dominio al mejor postor. AMF administra el portafolio de propiedad intelectual de Price Shoes, una empresa 100% mexicana fundada en 1996, dedicada a la venta por catálogo de calzado, ropa y accesorios. A través de diferentes sucursales, tiendas y distribuidores, cuenta con más de 800 mil socios y 6,000 empleados.
Price Shoes decide buscar la recuperación del nombre de dominio PriceShoes.com no solo porque es idéntico a sus marcas, sino porque el titular (Marchex) carecÃa de derechos e intereses legÃtimos sobre el nombre de dominio, además de haberlo registrado y estar usándolo de mala fe. Al navegar por el sitio web hospedado en PriceShoes.com, se encontraba un directorio de enlaces muy diverso. No solo se encontraban enlaces genéricos relacionados con la industria del calzado, sino también se encontraban enlaces a: competidores directos de Price Shoes en México, Price Shoes® (la página web del demandante), páginas de productos o servicios no relacionados a la industria del calzado, tales como ropa interior femenina, cremas, jabones, fotografÃa, juegos para celulares y sitios web pornográficos. Aunado a esto, cuando Price Shoes contacta a Marchex para intentar recuperar el nombre de dominio, ésta se lo ofrece en venta por la módica cantidad de $75,000 dólares. La demandante cuenta con diversas marcas Price Shoes® registradas en México desde 1996, asà como en Estados Unidos, Perú y Guatemala.
En su contestación a la demanda, la principal defensa de Marchex se reduce a los siguientes argumentos: (1) PriceShoes.com está compuesto por dos términos totalmente genéricos (palabras de diccionario) y que el uso del mismo en relación a esas palabras genéricas debe prevalecer aún por encima de cualquier marca registrada; (2) el uso de directorios “pay per click” en nombres de dominio “genéricos”, es perfectamente legÃtimo y ha sido considerado uso de buena fe por panelistas en otros casos y (3) la marca del demandante debe cosiderarse de “poco peso legal” puesto que está compuesta de dos palabras genéricas, tan es asà que en Estados Unidos solo pudieron obtener el registro de la marca mixta en el año 2011, mientras que el nombre de dominio en disputa fue registrado desde el año 2003.
El caso fue muy complicado de resolver -por las razones expuestas en el apartado 3-, particularmente porque Marchex habÃa sido demandada 19 veces anteriormente, y solo en una disputa el Panel decidió en su contra. Teniendo 18 casos previos ganados contra 1 perdido, Price Shoes emprendió una batalla en la que estadÃsticamente tenÃa 95% de probabilidades de perder.
Después de una larga e inusual disputa (la OMPI tardó más de 90 dÃas en resolver el caso), el Panel compuesto por 3 miembros a petición de la parte demandada, decidió de manera dividida resolver la transferencia del nombre de dominio a la parte demandante (AMF – Price Shoes). Una victoria difÃcil, pero muy merecida.
2. RESUMEN DE LA DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO DE LA OMPI
En la Decisión de este caso (D2012-1572), el Panel concluyó lo siguiente:
3. REFLEXIONES LEGALES; LECCIONES APRENDIDAS Y DESAPRENDIDAS
Cuando el cliente (AMF) me pasó el caso, reconozco que lo pensé fácil, pues tenÃan muchas marcas registradas (en México, Estados Unidos y otros paÃses de América Latina), varias de ellas con anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio PriceShoes.com. Haciendo “matemáticas jurÃdicas”, supuse tenÃa un caso relativamente sencillo de ganar.
Sin embargo, al empezar a estudiarlo a profundidad me di cuenta que el asunto era mucho más difÃcil de lo que pensaba. Algunas de las dificultades que presentaba el caso son las siguientes:
Fue asà como mi ilusión de haber tomado un caso sencillo se desvanecÃa con la misma rapidez que leÃa e investigaba los antecedentes de Marchex. Por mera estadÃstica, si presentaba la demanda tenÃa 95% de probabilidades de perderla. Estaba seguro que responderÃan la demanda (normalmente los piratas de nombres de dominio no la responden) y que se defenderÃan “como gato boca arriba”. Como ya habÃa aceptado el asunto y los casos difÃciles (por no decir “imposibles”) siempre representan un reto intelectual interesante, no me quedó más remedio que ponerme a delinear la estrategia de la demanda.
En este caso tuve que recurrir a una frase célebre del Maestro Jedi Yoda: “debes desaprender lo que has aprendido“. En varios momentos durante la redacción de la demanda y la sustanciación del procedimiento de disputa del nombre de dominio (UDRP) me sentà como un verdadero novato en la materia. Algunas cosas que tuve que “desaprender” en este asunto fueron las siguientes:
Leà aproximadamente 60 “sentencias” de casos previos (19 de Marchex, 20 de la doctrina de “palabra de diccionario” y otros 20 de la doctrina de “directorios PPC”), resueltos tanto por la OMPI como por NAF. Llevé mi primer disputa de nombre de dominio en el año 2004, y por más que pasan los años me doy cuenta que nunca termino de aprender esta materia tan fascinante y dinámica. Nunca debemos asumir que sabemos lo suficiente, la lectura, estudio y preparación constante son las únicas herramientas que nos permiten tener éxito en los casos que enfrentamos.
Gracias por tomarte el tiempo y tener el interés en este tipo de materias. Puedes leer el texto completo de la decisión en el siguiente enlace: http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2012-1572
La semana pasada el gigante de la industria de computadoras, microprocesadores y chips, INTEL, fue derrotado dos veces en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con sede en Ginebra, Suiza.
En el mes de diciembre de 2010 fui contactado por Eduardo Noriega y en julio de 2011 por Jesús Guerrero y Luis Ortega. Los tres tenÃan tres coincidencias. (1) Eran de Hermosillo, Sonora; (2) fueron mis alumnos hace más de 10 años en la MaestrÃa en Comercio Electrónico en el ITESM; y (3) recibieron varias cartas de un despacho de abogados que representa a INTEL en México solicitándoles “cancelaran†sus nombres de dominio (intelcompras.com e intelsitio.com respectivamente) por una supuesta infracción de la marca INTEL. Estas cartas no eran amables, estaban amenazándolos con iniciar acciones legales si no cancelaban los citados nombres de dominio. En el gremio las conocemos como “cartas de cese y desistimientoâ€.
Como era de esperarse, mis ex-alumnos estaban bastante preocupados, pues tenÃan más de 8 años promoviendo y administrando sus negocios legÃtimos en internet a través de dichos nombres de dominio. Acceder a las amenazas de INTEL implicarÃa una pérdida irreparable para sus negocios y para el sustento de sus familias desde luego. Mi recomendación fue sencilla: no contesten más comunicaciones de los abogados; hacerlo sin asesorÃa legal involucra el grave riesgo de darle “herramientas†(argumentos) a INTEL para preparar mejor una posible demanda sobre los nombres de dominio involucrados.
Ambos me preguntaron si era mejor que yo les diera respuesta de manera directa a los abogados de INTEL, a lo cual me negué por estrategia. En un juicio, lo mejor es que la contraparte conozca de ti lo menos posible. Si hablas con ellos inevitablemente les darás información. Si les contestas a través de un abogado sabrán que estás asesorado legalmente, lo que los motivará a preparar una mejor demanda. Recuerden la máxima legal: “todo lo que digas podrá ser usado en tu contraâ€.
Después de más llamadas, cartas con amenazas y ofertas absurdas de “compra del dominioâ€, incluso notificadas por notario, finalmente dieron el siguiente paso. A principios del mes de abril de este año, INTEL a través de sus abogados en México, presentó ante la OMPI dos demandas en contra de los titulares de los nombres de dominio: intelsitio.com e intelcompras.com. Los 16 meses que INTEL tardó en presentar la demanda, fue tiempo más que suficiente para planear una buena estrategia de defensa con mis clientes.
Los abogados de INTEL afirmaron en sus demandas que los titulares de intelsitio.com e intelcompras.com no tenÃan derechos ni intereses legÃtimos sobre tales dominios, los cuales habÃan sido registrados de mala fe, aprovechándose de la buena reputación y fama de la marca INTEL. En un principio solicitaron la cancelación de ambos nombres de dominio, pero luego cambiaron de parecer y pidieron la transferencia de los mismos a INTEL.
Eduardo decidió presentar la contestación de manera independiente, siguiendo las estrategias y consejos que previamente habÃamos comentado. Jesús y Luis optaron porque un servidor los representara ante la OMPI.
INTEL es conocido mundialmente por proteger vigorosamente sus marcas en el ámbito digital. Existen antecedentes documentados[1] que demuestran que INTEL ha sido acusado por sus vÃctimas de presentar demandas frÃvolas y abusivas en contra de negocios o portales con derechos o interés legÃtimo, tanto en los tribunales Estadounidenses como ante la OMPI.
El lÃder de los microprocesadores ha recuperado más de 80 nombres de dominio en múltiples demandas que ha presentado ante la OMPI y el National Arbitration Forum (NAF), pero no corrió con la misma suerte en México. De hecho, de todas las demandas para recuperar nombres de dominio que INTEL ha presentado ante la OMPI (15) y el NAF (3), las primeras que pierde son estas dos que inició en contra de las empresas mexicanas intelsitio.com e intelcompras.com.
Me parece desafortunado que empresas como INTEL se conviertan en “trolls†de marcas registradas, al buscar “aplastar†por igual a piratas informáticos que a negocios legÃtimos que hacen uso de buena fe de sus nombres de dominio. Es legal y perfectamente comprensible disputar nombres de dominio que han sido registrados de manera abusiva, con mala fe y buscando lucrar con marcas conocidas, pero intentar desposeer de sus dominios a comerciantes y empresas legÃtimamente establecidas es lamentable.
No es la primera vez que me toca enfrentarme a un gigante de la industria en la OMPI, he tenido la fortuna de representar a clientes que han sido demandados por NAF NAF y MARTELL, y ahora INTEL. Todos han sido casos muy difÃciles, pero me he animado a aceptarlos porque no me parece correcto que grandes empresas y corporativos multinacionales se aprovechen de los recursos que tienen a su alcance para dañar a pequeños negocios con tácticas de litigio que pretenden proteger sus marcas más allá de una interpretación razonable del alcance de los derechos otorgados a quienes sienten afectados sus derechos intelectuales, a través de la PolÃtica Uniforme de Resolución de Disputas por Nombres de Dominio (UDRP). Tal como lo resolvió el Panelista de INTEL vs. Intelsitio, evidentemente no se trata de casos de registros abusivos de nombres de dominio (ciberocupación).
Es obligación moral y ética de los abogados ser honestos con los clientes. Hay ocasiones en que no tiene sentido demandar a alguien que tiene interés legÃtimo en el nombre de dominio, esta haciendo un uso de buena fe del mismo y no causa ningún daño a la reputación o fama de la marca.
Consulta las decisiones aquÃ:
Case No. D2012-0718 > Intel Corporation v. Intelsitio Mexico, Jesús Guerrero Jiménez
Case No. D2012-0717 > Intel Corporation v. Intelcompras SA de CV
Pocas veces la decisión de una disputa de nombre de dominio provoca un impacto mediático como este:
[1] Ver: http://www.chillingeffects.org/weather.cgi?WeatherID=622 y http://intel4intelligence.blogspot.mx/
Nota: Nombres de Dominio recuperados (representando al demandante) o conservados (representando al demandado) por Joel Gómez: intelsitio.com, martell.com.mx, mercury.com.mx, hummer.com.mx, montblanc.com.mx, bancoazteca.com, mazda.com.mx, astonmartin.com.mx, apple.co.cr, tvazteca.tv, jetblue.com.mx, aztecamovil.com, innovasport.com, grupomodelo.com, mtvla.com.mx, tous.com.mx, ncr.com.mx, nafnaf.com.mx, mundojoven.com, ineta.com.mx, comerdel.com.mx, maquinasparacafe.com.mx, normont.com.mx y silc.com.mx.
Una Agenda Digital: Telecomunicaciones y TecnologÃas de la Información en México reúne la contribución de importantes lÃderes de opinión, legisladores, expertos, dirigentes de empresas del sector, académicos e investigadores nacionales e internacionales que respondieron a la invitación de Rodrigo Pérez-Alonso y Ernesto Piedras en torno a la necesidad de crear con una PolÃtica Pública de Estado para que México aproveche el enorme potencial que deriva del uso de las TIC en las áreas estratégicas para el desarrollo como la educación, la salud, productividad, los servicios públicos y privados y el acceso a mejoras sustanciales y permanentes en el nivel de vida de los ciudadanos. En un terreno tan fértil y tan innovador como en de las TIC, este libro aporta un balance entre el pasado y el presente asà como una clara prospectiva sobre los temas que deben ser abordados para el crecimiento sostenido de nuestra economÃa.
En la presentación del libro el pasado 11 de junio de 2012 en el Club Piso 51 de la Torre Mayor, estuvieron presentes y comentaron sobre el tema: Dionisio Pérez-Jácome, Secretario de Comunicaciones y Transportes, Mario Anguiano, Gobernador de Colima, y los Diputados Ildefonso Guajardo y Rodrigo Perezalonso.
Mi aportación aparece en la página 447 y se titula “Retos Legales para Proteger los Derechos de Propiedad Intelectual en el Entorno Digital“.
< Para descargar el libro haz clic aquà >
Es común pensar que al hacer clic en el botón de “publicar†de Facebook o “tweet†en Twitter, automáticamente la información deja de ser nuestra para pertenecer a estas redes sociales. Esta creencia es parcialmente cierta desafortunadamente. Veamos lo que dicen los “términos y condiciones de uso†de algunas de las redes sociales más populares en nuestro paÃs:
FACEBOOK: Tú eres dueño de todo el contenido y la información que publicas en Facebook, y puedes controlar cómo se comparte a través de la configuración de la privacidad y las aplicaciones. Además:
TWITTER: Tú conservas los derechos de cualquier contenido que envÃes, publiques o muestres a través de Twitter:
LINKEDIN: Eres dueño de la información que proporcionas a LinkedIn, y podrás solicitar que se borre en cualquier momento, a menos que hayas compartido información o contenido con terceros y no lo hayan eliminado, o dicha información se ha copiado o almacenado por otros usuarios.
Podemos entonces concluir que:
Después de leer esto, ¿sigues pensando que las redes sociales “son gratis� El precio que pagamos es muy alto: otorgamos el permiso de usar, modificar, compartir y de hacer prácticamente lo que quieran con nuestra información.
ArtÃculo originalmente publicado en:Â http://www.merca20.com/a-quien-pertenece-lo-que-publicamos-en-redes-sociales/
Imagen de:Â http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1152